In markenrechtlichen Auseinandersetzungen wird Markeninhabern vom Verletzer nicht selten entgegengehalten, die Rechte aus der Marke wegen Duldung verwirkt zu haben und daher keine Ansprüche beispielsweise auf Unterlassung und Schadensersatz mehr geltend machen zu können.

Damit Ihnen dies nicht passiert sollten Sie als Inhaber von Marken die Regelungen zur Duldung kennen und vor allem rechtzeitig und entschlossen gegen potenzielle Rechtsverletzer vorgehen.

Was bedeutet Duldung und wo ist sie geregelt?

Sowohl das deutsche Markenrecht als auch das Unionsmarkenrecht sehen vor, dass ein Markeninhaber das Recht verlieren kann, die Benutzung einer jüngeren Marke durch einen Dritten zu untersagen (§ 21 MarkenG bzw. für die Unionsmarke Art. 16 UMV) bzw. die jüngere Marke für nichtig erklären zu lassen (§ 51 Abs. 2 MarkenG bzw. für die Unionsmarke Art. 61 UMV „Verwirkung durch Duldung“), wenn er die Benutzung der jüngeren Marke wissentlich in fünf aufeinanderfolgenden Jahren duldet, d.h. innerhalb dieser Frist nicht gegen die jüngere Marke vorgeht. Duldet er die Benutzung länger als fünf Jahre, kann er keine Unterlassungs- oder sonstigen Ansprüche aus seiner Marke gegen die jüngere Marke mehr geltend machen.

Was ist eine „jüngere Marke“?

Nach dem deutschen Markengesetz gilt dies sowohl in Bezug auf eingetragene jüngere Marken (§ 21 Abs. 1 MarkenG), als auch in Bezug auf jüngere Marken, die ihren Schutz durch Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit erlangt haben, sowie außerdem auch für geschäftliche Bezeichnungen und sonstige Rechte i.S.d. § 13 MarkenG wie Namensrechte und geographische Herkunftsangaben (§ 21 Abs. 2 MarkenG). Die Regelungen des Unionsmarkenrechts umfassen hingegen nur eingetragene jüngere Marken.

Wann beginnt die Fünfjahresfrist und was bedeutet „Kenntnis“ der Benutzung?

Die Fünfjahresfrist beginnt erst zu laufen, wenn Sie als Inhaber der älteren Marke oder des älteren Rechts von der tatsächlichen Benutzung der jüngeren Marke Kenntnis erlangt haben, und zwar – im Falle der eingetragenen Marke – von der Benutzung für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist. Die Kenntnis von der Eintragung der jüngeren Marke genügt nicht.

Erforderlich ist eine positive Kenntnis der Benutzung. Hierfür genügt die tatsächliche Kenntnis, nicht erforderlich ist hingegen, dass Sie erkennen, dass die jüngere Marke Ihre Rechte verletzt. Eine Marktbeobachtungspflicht haben Sie nicht, eine fahrlässige und sogar grob fahrlässige Unkenntnis ist unschädlich. Bei allzu offenkundigen Tatsachen der Benutzung wird Ihnen allerdings ggf. Kenntnis unterstellt. Der Verletzer, also der Inhaber der jüngeren Marke, muss beweisen, dass Sie positive Kenntnis von der Benutzung seiner Marke hatten, wobei es ausreicht, dass er Umstände nachweist, die nach dem typischen Verlauf der Dinge dazu führen, dass Sie Kenntnis erlangen wie z.B. ein unmittelbares Konkurrenzverhältnis, eine Korrespondenz über die Benutzung der Marken, eine umfangreiche Werbung in Fachzeitschriften oder eine groß angelegte, öffentlichkeitswirksame Werbekampagne.

Wie kann die Duldung beendet werden?

„Duldung“ bedeutet untätig bleiben. Doch genügt nicht jedes Tätigwerden zur Beendigung der Duldung: So reicht es beispielsweise nicht aus, wenn Sie als Inhaber der älteren Marke den Verletzer und Inhaber der jüngeren Marke lediglich auf die Rechtsverletzung hinweisen. Selbst eine Abmahnung reicht nicht aus, wenn der Verletzer die Benutzung daraufhin nicht einstellt (dies hat jüngst der EuGH entschieden, siehe dazu unser Insight hier). Es muss dann vielmehr Klage erhoben und möglicherweise müssen sogar Rechtsmittel eingelegt werden, um die Duldung zu unterbrechen. Ist die Abmahnung hingegen erfolgreich, endet die Duldungsfrist.

Praxishinweis:

Die Duldung einer rechtsverletzenden jüngeren Marke hat erhebliche praktische Konsequenzen: Als Inhaber einer älteren Marke können Sie nicht nur den Unterlassungsanspruch, sondern auch alle anderen Verletzungsansprüche wie Schadensersatz, Auskunft, Vernichtung etc. verlieren. Auch ein Löschungsantrag gegen die jüngere Marke hat nach fünfjähriger Duldung keine Aussicht auf Erfolg mehr. Für den Schutz und den Wert Ihrer Marken ist es daher wichtig, den Markt aufmerksam im Blick zu halten und v.a. konsequent und rechtzeitig gegen Verletzer vorzugehen.