Fast-Food-Produkte wie Pommes Frites dürften vielen von uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Umso schöner, wenn die Lebensmittel zurücklächeln. Das dachte sich auch eine Herstellerin von Tiefkühlkartoffelprodukten. Um die Smiley-Form ihrer Tiefkühlprodukte als Herkunftshinweis zu verteidigen, zog sie sogar vor Gericht – und das erfolgreich. Das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied, dass die lächelnden Kartoffel-Gesichter als Herkunftshinweis dienen können (OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.12.2024 – 20 U 33/24).

Um was ging es?

Die Antragstellerin ist Inhaberin der seit 2001 für Kartoffeltiefkühlprodukte eingetragenen dreidimensionalen Unionsmarke:

Seit 20 Jahren bewirbt und verkauft sie Tiefkühlprodukte in entsprechender Form. Die Antragsgegnerin, die ebenfalls tiefgefrorene Kartoffelprodukte herstellt, stellte im Oktober 2017 auf einer Gastro-Fachmesse für Fachpublikum die folgenden Kartoffelprodukte vor:

In diesem Angebot sah die Antragstellerin eine Verletzung ihrer dreidimensionalen Formmarke und beantragte, es der Antragsgegnerin zu untersagen, die Produkte zu bewerben und anzubieten – und das in allen Instanzen erfolgreich. So stimmte das OLG Düsseldorf dem Landgericht zu, dass der Antragstellerin ein Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV zusteht. Die Antragsgegnerin habe das angegriffene Zeichen nach Auffassung des Gerichts markenmäßig verwendet und es bestehe Verwechslungsgefahr.

Ein zwischenzeitlich von der Antragsgegnerin gestellter Antrag auf Löschung der Formmarke wegen fehlender Unterscheidungskraft wurde von der Beschwerdekammer des EUIPO zurückgewiesen (Entscheidung vom 11. Juli 2024, R1252/2023-5).

Markenmäßige Verwendung der Kartoffel-Smileys?

Die Gerichte sind sich einig, dass die Antragsgegnerin die Form der von ihr auf der Messe beworbenen Kartoffelprodukte markenmäßig verwende. So kommt wie schon das Landgericht auch das OLG nach ausführlicher Prüfung zu dem Schluss, dass in der Ausgestaltung der Kartoffel-Masse in Form eines Smileys oder Emojis eine besonders ästhetische Ausgestaltung liege, die nicht nur rein dekorativ, sondern so ungewöhnlich und besonders sei, dass ihr die relevanten Verkehrskreise über den ästhetischen Gehalt hinaus eine Herkunftsfunktion zusprechen werden.

Abzustellen sei für die Frage, ob ein Zeichen markenmäßig verwendet werde, nicht auf die Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern allein darauf, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb verstehe. Zu berücksichtigen seien dabei die konkrete Aufmachung sowie die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor. Bei dreidimensionalen Gestaltungen fasse der Verkehr die Form von Waren meist nicht als Herkunftshinweis auf, sondern grundsätzlich als funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst. Ob der Verkehr ausnahmsweise in der Warenform einen Herkunftshinweis erkenne, hänge von den Gestaltungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengebiet und der Kennzeichnungskraft der Marke ab.

Hier sehe der Verkehr in der konkreten Verwendung der Smiley-Form für die Kartoffelprodukte der Antragsgegnerin einen Herkunftshinweis. Denn die Verwendung der Form des „Smileys“ oder „Emojis“ sei im Lebensmittelsektor zwar allgemein weit verbreitet, nicht aber auf dem einschlägigen Markt der tiefgekühlten Kartoffel-Produkte. Die Form unterscheide sich ganz erheblich von der branchenüblichen Gestaltung von tiefgefrorenen Kartoffel(teig)-Produkten und sei aufgrund des Lebensmittels „Kartoffel“ und dessen Form auch nicht naheliegend oder herstellungsbedingt und damit rein funktionell. Im Gegenteil erfordere die Smiley-Form einen gewissen Produktionsaufwand. Zudem liege gerade in der Wahl einer expressiven Gestaltung in Form eines Gesichts, das den Verkehrsteilnehmer „anschaue“ und aufgrund seines Gesichtsausdrucks Emotionen vermittle und hervorrufe, eine sich von branchenüblichen Gestaltungen von Kartoffelprodukten in besonderem Maße abhebende Gestaltungsentscheidung, die von dem angesprochenen Verkehr auch als besonders innovativ und „lustig“ wahrgenommen werde.

Die herkunftshinweisende Funktion der Kartoffel-Smileys entfalle in der konkret angegriffenen Verwendung auch nicht deshalb, weil die Produkte im Zusammenhang mit mehreren Wort-Bild-Marken und Kennzeichen der Antragsgegnerin dargestellt wurden. Eine dreidimensionale Marke könne unter dem Gesichtspunkt der Mehrfachkennzeichnung auch in Verbindung mit einem Wortbestandteil benutzt werden, ohne dass dies zwangsläufig die Wahrnehmung der Form als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren durch den Verbraucher infrage stelle. Auf den streitgegenständlichen Plakaten und Broschüren sei die Form des Produkts wesentlich prominenter als die anderen Marken und springe dem Betrachter als wesentlicher Bestandteil ins Auge. Zudem sei der Verkehr insbesondere im Lebensmittelmarkt eine Mehrfachkennzeichnung gewöhnt. Denn hier verhindern strenge Kennzeichnungs- und Etikettierungspflichten, dass Waren, deren Form geschützt ist, überhaupt ohne zusätzliche Wortelemente verkauft werden können.

Verwechslungsgefahr: Wie ähnlich sind sich die Smileys?

Auch die Verwechslungsgefahr wurde von den Gerichten angenommen. Neben Warenidentität bestehe eine hohe Zeichenähnlichkeit. Die kleinen Unterschiede zwischen den ausgestanzten Augen und Mündern seien gering und nur bei genauem Hinsehen wahrnehmbar. Zudem sei es nicht fernliegend, dass die Abweichungen nur als produktionsbedingt wahrgenommen werden würden. Der Verkehr erkenne die Smileys auch nicht als solche mit verschiedenen Ausdrücken, sondern interpretiere sie generell als lachende bzw. fröhliche Smileys.

Praxishinweis: Die Marke muss verteidigt werden!

Inhaber einer dreidimensionalen Formmarke sollten sich von Anfang an darum bemühen, den Markt von ähnlichen Gestaltungen durch ihre Wettbewerber freizuhalten. Denn nur wer es schafft, sich mit dieser besonderen Form eine Vormachtstellung auf dem Markt zu erhalten, kann seine Marke auch als Herkunftshinweis verteidigen.