Wenn die Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen angegriffen wird, für die die Klagemarke selbst schutzunfähig ist, will das OLG Hamburg (Urteil vom 29.10.2020 - 5 U 81/17; GRUR 2021, 76) eine Verwechslungsgefahr bereits aus rechtlichen Gründen ausschließen. Der Schutzumfang der Marke dürfe nicht auf solche Waren und Dienstleistungen ausgedehnt werden, für die die ältere Marke beschreibend oder sonst schutzunfähig ist.
Die Klägerin ist Inhaberin der beiden Wortmarken „SchoolJUMP“ und „GeburtstagsJUMP“, die für den „Betrieb von Sporthallen“ in Klasse 41 eingetragen sind. Nicht eingetragen wurden die Marken für die zunächst in dieser Klasse ebenfalls angemeldete Dienstleistung „Veranstaltung und Durchführung sportlicher Veranstaltungen“. Insoweit hatte die Klägerin die Markenanmeldungen zurückgenommen – vermutlich da das Zeichen vom DPMA für diese Dienstleistungen als rein beschreibend beanstandet wurde. Nun greift die Klägerin die Verwendung der Zeichen „SCHULSPRUNG“ und „GEBURTSTAGS.SPRUNG“ im Zusammenhang mit den in einer Trampolinhalle erbrachten Dienstleistungen durch die Beklagte an. Das OLG geht zwar von einer markenmäßigen Benutzung der angegriffenen Zeichen auf der Webseite der Beklagten aus und stellt auch eine geringe Zeichenähnlichkeit in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht bei begrifflicher Identität fest. Eine Verwechslungsgefahr sei jedoch mangels berücksichtigungsfähiger Dienstleistungsähnlichkeit ausgeschlossen. Denn für die Dienstleistungen, für die die angegriffenen Zeichen benutzt werden – die „Veranstaltung und Durchführung sportlicher Veranstaltungen“ – seien die Klagemarken rein beschreibend. In einem solchen Fall, so das OLG, sei eine Verwechslungsgefahr aus normativen Gründen auszuschließen. Das OLG begründet das damit, dass der Schutzumfang der Klagemarken nicht auf solche Dienstleistungen ausgedehnt werden dürfe, für die sie selbst schutzunfähig (und deshalb auch nicht eingetragen) sind. Das OLG griff nicht auf die Schutzschranke des § 23 Abs.1 Nr. 2 MarkenG zurück. Ähnlich argumentierte zuletzt das OLG Düsseldorf in einer vergleichbaren Konstellation (GRUR-RR 2017, 383 – VENT ROLL).
Die Lösung solcher Fälle über § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wäre jedoch zu begrüßen: Die Schutzschranke stellt einen angemessenen Ausgleich her zwischen den Interessen des Markeninhabers und Dritter, die beschreibende Angaben im geschäftlichen Verkehr nutzen wollen bzw. müssen. Für einen Ausschluss der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit aus Rechtsgründen, der zu den ausdrücklich vorgesehenen Beschränkungen des Markenschutzes hinzutritt, sollte daher kein Raum bleiben. Vor allem umgeht diese Lösung die lauterkeitsrechtlich geprägte Wertung, die in § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zum Ausdruck kommt: Auch in den Fällen, in denen ein beschreibender Gebrauch im Raum steht, scheidet eine Kennzeichenverletzung nicht aus, wenn der Beklagte sein Zeichen unlauter einsetzt.
Eine vergleichbare Konstellation ergibt sich bei Marken, die an beschreibende Angaben angelehnt und nur aufgrund einer geringfügigen Abwandlung eintragungsfähig sind. Der Schutzumfang dieser Marken wurde bislang in ständiger Rechtsprechung auf die durch die Abwandlung verliehene Eigenprägung beschränkt (vgl. nur BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 39 - pjur/pure). An dieser Rechtsprechung hält der BGH jedoch ausdrücklich nicht mehr fest (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 71 - INJEKT/INJEX) und stellt entsprechend der unionsrechtlichen Praxis klar, dass Übereinstimmungen in beschreibenden Zeichenbestandteilen bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit nicht von vornherein und generell unberücksichtigt gelassen werden dürfen. Eine unangemessene Ausdehnung des Schutzbereiches kennzeichnungsschwacher Marken stehe dadurch nicht zu befürchten – dies verhindere die Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (BGH a.a.O. Rn. 73).
Praxishinweis
Für Inhaber kennzeichnungsschwacher Marken besteht die Gefahr, dass der Schutzbereich ihrer Marken im Verletzungsverfahren auf die konkret eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschränkt wird. Dies sollte bereits bei der Markenanmeldung bedacht werden. Die Beschränkung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen auf solche, für die das Zeichen eindeutig nicht rein beschreibend ist, kann zwar die Markenanmeldung als solche retten – sie kommt aber unter Umständen einem endgültigen Verzicht auf einen Großteil des Schutzumfanges der Marke gleich, sofern im Verletzungsverfahren entsprechend der Argumentation des OLG Hamburg kein Schutz für die fallengelassenen Waren und Dienstleistungen gewährt wird.
