Die Regelung der Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche kann erhebliche praktische Auswirkungen haben: Der Inhaber einer Marke oder eines Unternehmenskennzeichens, der die Benutzung einer jüngeren eingetragenen Marke über einen Zeitraum von fünf Jahren duldet, verwirkt seine Ansprüche gegen die jüngere Marke. Diese Regelung des § 21 MarkenG beruht auf Art. 9 Absätze 1 und 2 der EU-Markenrechtrichtlinie (EU) 2015/2436. Eine vergleichbare Regelung enthalten Art. 61 Absätze 1 und 2, Art. 138 Absatz 2 UMV.
Der BGH nahm nun das Verfahren HEITEC II, Az: I ZR 56/19 (GRUR 2020, 1198), zum Anlass, um dem EuGH wichtige Fragen zum Verwirkungstatbestand vorzulegen. Vor allem: Verhindert bereits die Abmahnung durch den Inhaber der älteren Marke die Verwirkung oder ist ein gerichtliches Vorgehen erforderlich?
Es geht um folgenden Sachverhalt: Die Klägerin, Inhaberin des prioritätsälteren Zeichens „HEI-TEC“, wehrt sich gegen die Benutzung der Zeichen der Beklagten, nämlich deren Unionsmarke „HEITECH“, die deutsche Marke „HEITECH PROMOTION“ und ihr Unternehmenskennzeichen „HEITECH Promotion GmbH“. Unter diesem firmiert die Beklagte seit 2003 und nutzt spätestens seit 2004 die deutsche Marke. Ihre Unionsmarke meldete die Beklagte am 06.02.2008 an. Das EUIPO trug sie am 20.11.2008 ein. Von der Anmeldung dieser Marke wusste die Klägerin seit dem 07.07.2008 und mahnte die Beklagte im April 2009 erfolglos ab. Am 31.12.2012 reichte die Klägerin eine Klage wegen markenrechtlicher Unterlassungs- und Annexansprüche gegen die Benutzung dieser prioritätsjüngeren Zeichen der Beklagten ein. Die Klage wurde aber erst am 23.05.2014 zugestellt, unter anderem wegen verzögerter Zahlung der Gerichtskosten durch die Klägerin.
Das LG Nürnberg-Fürth und das OLG Nürnberg hielten die Klageansprüche in dieser konkreten Konstellation für verwirkt. Der BGH sah die Notwendigkeit, die unionsrechtskonforme Auslegung durch den EuGH klären zu lassen. Er möchte vom EuGH wissen:
- Kann eine die Verwirkung begründende Duldung nicht nur durch einen bei einer Behörde oder einem Gericht einzulegenden Rechtsbehelf, sondern auch durch ein Verhalten ausgeschlossen werden, das ohne Einschaltung einer Behörde oder eines Gerichts erfolgt?
- Für den Fall, dass Frage 1 bejaht wird: Ist eine Abmahnung, mit der der Inhaber des älteren Zeichens vor Einleitung gerichtlicher Schritte den Inhaber des jüngeren Zeichens zur straf-bewehrten Unterlassungserklärung auffordert, ein der Duldung entgegenstehendes Verhalten?
- Kommt es für die Berechnung des fünfjährigen Duldungszeitraums bei gerichtlichen Rechtsbehelfen auf deren Einreichung bei Gericht oder ihre Zustellung beim Anspruchs-gegner an? Ist insofern von Bedeutung, wenn sich diese Zustellung aufgrund Verschuldens des Inhabers der älteren Marke bis über den Ablauf der Fünfjahresfrist verzögert?
- Erfasst die Verwirkung neben Unterlassungsansprüchen auch markenrechtliche Folgeansprüche, etwa auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung?
Praxishinweis:
Die Entscheidung des EuGH wird den zukünftigen Aufwand der Zeicheninhaber zum Schutz ihrer Rechte maßgeblich beeinflussen. Die Vorlage zielt unter anderem darauf ab, die Handlungen zu konkretisieren, mit denen Inhaber älterer Rechte die Verwirkung verhindern können. Zentrale Frage dabei ist: Reicht eine Abmahnung? Oder muss der Inhaber – nach erfolgloser Abmahnung – gerichtlich vorgehen? Bereits jetzt ist die Überwachung neuer Markeneintragungen zur Absicherung des Schutzumfangs der eigenen Marken unerlässlich. Je nach Ausgang des Vorlageverfahrens könnte darüber hinaus die Erhebung einer Klage notwendig werden, um der Duldung mit Verwirkungsfolge entgegenzutreten. Aus Sicht der Markeninhaber wäre es wünschenswert, wenn der EuGH zur Verhinderung der Verwirkung die deutlich unkompliziertere Abmahnung ausreichen ließe.
