Schadensersatz im Markenrecht – Berechnungsmethoden und Praxishinweise

Wir zeigen, welche Berechnungsmethode sinnvoll ist, wie Gerichte schätzen – und warum der Auskunftsanspruch strategisch entscheidend sein kann.

Wer feststellt, dass ein Dritter die eigene Marke rechtsverletzend nutzt, möchte meist zweierlei: Die Nutzung schnell stoppen und wirtschaftlich kompensiert werden. Welcher Schaden im Einzelfall entstanden ist, ist oft nur schwer schätzbar. Für die Berechnung des Schadensersatzes bei Markenverletzungen gibt es drei anerkannte Berechnungswege, die dies erleichtern sollen. Die folgenden Ausführungen bieten einen kurzen Überblick über die Berechnungsmethoden und ordnen diese in der Praxis ein.

Wahlrecht zur Berechnung des Schadens

Nach § 14 Abs. 6 MarkenG stehen dem Inhaber der verletzten Marke drei Berechnungsmethoden zur Verfügung, zwischen denen er zur Ermittlung des Schadens frei wählen kann:

1. Konkreter Schaden (einschließlich entgangenen Gewinns);
2. Fiktive Lizenzgebühr (sog. Lizenzanalogie);
3. Herausgabe des Verletzergewinns.

Unabhängig von der gewählten Methode ist die Schadenshöhe häufig schwer zu schätzen oder nachzuweisen. In der Praxis spielt daher der Auskunftsanspruch des Markeninhabers gegen den Verletzer eine äußerst wichtige Rolle. Der Auskunftsanspruch dient dazu, dem Markeninhaber die zur Bezifferung seines Schadens erforderlichen Informationen zu verschaffen, insbesondere zu Umsätzen, Stückzahlen, Bezugs- und Vertriebswegen. Ohne diese Angaben ist eine sachgerechte Wahl und Berechnung der Schadensmethode regelmäßig kaum möglich, weshalb der Anspruch in der Praxis oft die Grundlage jeder effektiven Schadensdurchsetzung bildet.

Konkreter Schaden (entgangener Gewinn) 

Kernfrage: Welcher Schaden ist dem Inhaber aufgrund der Markenverletzung tatsächlich entstanden?

Die Berechnung des Schadensersatzes anhand des konkret entstandenen Schadens, einschließlich des entgangenen Gewinns, spielt in der Praxis kaum eine Rolle. Dies hat zwei Gründe: Erstens ist der Nachweis, dass dem Markeninhaber aufgrund der Markenverletzung ein bestimmter Schaden entstanden und/oder ein Gewinn entgangen ist, schwer zu erbringen. Zweitens erfordert die Schadenberechnung anhand dieser Methode regelmäßig die Offenlegung sensibler Geschäftsdaten im Prozess, etwa detaillierte Angaben zu eigenen Gewinnmargen. Eine Zugrundelegung der Gewinnmargen des Verletzers ist nämlich nicht möglich (vgl. etwa OLG Köln, Urteil vom 24. Januar 2014 – 6 U 111/13).

Lizenzanalogie

Kernfrage: Welche angemessene Lizenzgebühr hätten die Parteien vereinbart?

Die Lizenzanalogie ist die meistgenutzte Methode zur Schadensberechnung bei Markenverletzungen. Der Schadensersatz bemisst sich dabei danach, was der Verletzer bei Vereinbarung eines (fiktiven) Lizenzvertrages mit dem Markeninhaber unter Berücksichtigung aller lizenzrelevanten Umstände des Einzelfalls als Lizenzgebühr hätte zahlen müssen. Es kommt nicht darauf an, ob dem Markeninhaber tatsächlich ein konkreter Schaden entstanden ist (z.B. durch ruckläufige Umsätze o.Ä.).

Die Höhe der Lizenzgebühr richtet sich nach dem objektiven Wert der rechtswidrigen Benutzung. Diese wird vom Gericht nach freier Überzeugung geschätzt, wobei insbesondere folgende Faktoren relevant sind:

• Bekanntheitsgrad und Image der Marke;
• Dauer und Umfang der Verletzungshandlungen;
• Marktüblichkeit und ggfs. eigene Lizenzierungspraxis des Markeninhabers;
• ggfs. Zuschläge für besondere Umstände, z.B. exklusive Nutzungsrechte oder Absatzeinbußen durch Mehrfachlizenzierung (vgl. LG Hamburg, Urteil vom 14. März 2019 – 327 O 289/17)

In Praxis setzen Gerichte häufig einen Lizenzsatz zwischen 1 % und bis zu 5 % des unter Nutzung des verletzten Zeichens erzielten Umsatzes an. Deutlich höhere Lizenzsätze sind aber möglich (z.B. bei außerordentlicher Bekanntheit der Marke), insbesondere wenn der Markeninhaber höhere Sätze in weiteren Lizenzverträgen nachweisen kann.

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil dieser Berechnungsmethode ist der Zinsfaktor. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass in den fiktiven Lizenzverträgen in der Regel eine zeitlich gestaffelte Zahlung der Lizenzgebühren und Verzugszinsen vereinbart worden wären. Zwischen Unternehmern sind daher analog § 288 Abs. 2 BGB Zinsen i.H.v. 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Fälligkeit zu zahlen, die den Gesamtschaden erheblich erhöhen können.

Herausgabe des Verletzergewinns

Kernfrage: Was hat der Verletzer durch die Rechtsverletzung erzielt?

Bei dieser Methode wird der Teil des Gewinns abgeschöpft, der auf die Nutzung der Marke zurückzuführen ist. Der Schadensersatz berechnet sich wie folgt:

Herauszugebener Verletzergewinn = (Erzielter Umsatz – abzugsfähige Kosten) x „Quote“

Abzugsfähig sind nur Kosten, die unmittelbar mit dem verletzenden Produkt angefallen sind (z.B. Produktionskosten). Nicht abzugsfähig sind allgemeine nicht verletzungsspezifische Kosten (z.B. allgemeine Marketingkosten, Geschäftsführergehälter).

Die „Quote“ wird durch richterliche Schätzung bestimmt. Im Kern geht es um die Frage, welcher Anteil des erzielten Gewinns auf der Rechtsverletzung beruht und nicht auf andere Absatzfaktoren zurückgeht.  Bedeutsam sind dabei u.a. folgende Faktoren:

• Bekanntheitsgrad der Marke;
• Maß der Verwechslungsgefahr;
• Markenbewusstsein des betroffenen Warensektors;
• Preisabstand des Produkts zum Originalprodukt.

Je nach Fallgestaltung kann die „Quote“ bei 100% liegen, wenn das Verletzerprodukt ohne die Kennzeichnung gar nicht hätte abgesetzt werden können (vgl. OLG Hamburg Urteil vom 20. Januar 2005 – 5 U 38/04 zur Marke „Ajoh-Braue“ als T-Shirt-Aufdruck). 

Praxistipps

• Nutzen Sie den Auskunftsanspruch strategisch. Er ist oft das zentrale Instrument zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen und Vergleichsgespräche.
• Beachten Sie den richterlichen Spielraum bei der Schadensschätzung. Je konkreter Sie zu den relevanten Umständen vortragen, wie etwa erzielte Umsätze oder Bekanntheitsgrad der Marke, desto eher fällt die Schätzung zu Ihren Gunsten aus.
• Dokumentieren Sie die Verletzungshandlungen so früh und detailliert wie möglich, z.B. durch regelmäßige Screenshots oder Testkäufe. 
• Wählen Sie die Berechnungsmethode mit Blick auf Durchsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Oft ist eine außergerichtliche Einigung wirtschaftlich sinnvoll, wenn sie schnell Klarheit schafft und Prozesskostenrisiken reduziert.

Für einen kompakten Überblick über die Berechnungsmethoden und strategische Hinweise zur Durchsetzung empfehlen wir zudem unseren Flyer zum Schadensersatz, den Sie hier abrufen können.