In dem vom EuGH am 28. April 2022 entschiedenen Fall (Rs. C-531/20 – NovaText) geht es um die Auslegung des § 140 Abs. 3 MarkenG a.F. (§ 140 Abs. 4 MarkenG n.F.) und die Frage, ob ein Gericht danach gehindert ist, bei der Kostenentscheidung zu prüfen, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war.

Dem Verfahren liegt ein Rechtsstreit zwischen der NovaText und der Universität Heidelberg wegen Verletzung von (Unions-)Marken der Universität zugrunde. Der Anwalt der Universität hatte die Mitwirkung einer Patentanwältin angezeigt und im Kostenfestsetzungsverfahren anwaltlich versichert, dass diese an dem Verfahren tatsächlich mitgewirkt habe. LG und OLG Karlsruhe haben die Kosten für die Einschaltung der Patentanwältin dem Antragsgegner auferlegt mit der Begründung, dass eine Kennzeichenstreitsache im Sinne von § 140 Abs. 3 MarkenG anhängig sei, so dass im Gegensatz zu der gewöhnlichen Kostenerstattungsregelung in Zivilstreitigkeiten nicht zu prüfen sei, ob die Mitwirkung der Patentanwältin „zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig“ gewesen sei.

Der BGH hatte dem EuGH die Frage vorgelegt, weil er Zweifel hatte, ob dies mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der DurchsetzungsRL vereinbar sei.

Der EuGH hat entschieden, dass Art. 3 und 14 der DurchsetzungsRL einer Auslegung des § 140 Abs. 3 MarkenG a.F. entgegenstehen, die es dem mit einem unter diese Richtlinie fallenden Verfahren befassten Gericht nicht erlaubt, bei der Beurteilung, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Prozesskosten zumutbar und angemessen sind, in jedem ihm vorgelegten Fall dessen spezifischen Merkmale gebührend zu berücksichtigen.

Zukünftig werden Gerichte also prüfen können bzw. müssen, ob die Einschaltung eines Patentanwalts erforderlich war bzw. die dadurch entstandenen Kosten „zumutbar und angemessen“ sind. Insbesondere in Marken- und Designsachen dürfte das vielfach nicht der Fall sein, sofern nicht ausnahmsweise z.B. technische Fragestellungen eine Rolle spielen, bei denen die besondere Expertise eines Patentanwalts hilfreich und oftmals auch notwendig ist. Im Ergebnis wird somit die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts im Prozess so zu behandeln sein, wie dies außergerichtlich (z.B. bei Abmahnungen) bereits der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entspricht. Nicht notwendig ist danach die Einschaltung eines Patentanwalts zusätzlich zu einem Rechtsanwalt, wenn Letzterer „nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande [ist], den Fall rechtlich zu beurteilen“ (BGH, Urt. v. 10.05.2012, Az. I ZR 70/11, „Kosten des Patentanwalts IV“). Die Erstattungsfähigkeit der zusätzlichen Kosten setzt danach die substantiierte Darlegung und den Beweis der Notwendigkeit für die Einschaltung eines zusätzlichen Patentanwalts durch die siegreiche Partei voraus.