BGH: Ende der automatischen Verdopplung der Gebühren bei Einschaltung eines Patentanwalts

Nachdem der EuGH im Mai 2022 auf seine Vorlagefrage geantwortet hatte (siehe dazu unser Insight hier), hat der BGH in einem jüngst veröffentlichten Beschluss über die Frage der Erstattungsfähigkeit von Kosten einer patentanwaltlichen Mitwirkung endgültig entschieden (BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2022, I ZB 59/19 – Kosten des Patentanwalts VII).

Mit der Entscheidung des BGH steht nun fest, dass Gerichte zukünftig stets prüfen müssen, ob die Einschaltung eines zusätzlichen Patentanwalts erforderlich war bzw. die dadurch entstandenen Kosten „zumutbar und angemessen“ sind. Während dies in Patent- und Gebrauchsmusterstreitsachen ohne Weiteres gelten wird, dürfte dies in Marken- und Designsachen nur höchst selten der Fall sein. Ausnahmen sind im Marken- und Designrecht denkbar, wenn z.B. technische Fragen eine Rolle spielen, bei denen die besondere Expertise eines Patentanwalts hilfreich und notwendig sein kann. Im Ergebnis ist die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts im Prozess jetzt so zu beurteilen, wie dies außergerichtlich (z.B. bei Abmahnungen) bereits der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entspricht. Nicht notwendig ist danach die Einschaltung eines Patentanwalts zusätzlich zu einem Rechtsanwalt, wenn Letzterer „nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande [ist], den Fall rechtlich zu beurteilen“ (vgl. dazu BGH, Urteil vom 10. Mai 2012, I ZR 70/11 - Kosten des Patentanwalts IV). Die Erstattungsfähigkeit der zusätzlichen Kosten setzt danach die substantiierte Darlegung und den Beweis der Notwendigkeit für die Einschaltung eines zusätzlichen Patentanwalts durch den siegreichen Kläger voraus. Dieser Nachweis wird zumindest in Marken- und Designsachen wohl nur in seltenen Fällen gelingen können.