Brexit

Briefing

Was wird aus dem Schutz von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern im Vereinigten Königreich nach dem 31.12.2020? Es besteht Handlungsbedarf.

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Nach dem Ende der Übergangsfrist

Am 01.02.2020 trat das Austrittsabkommens zwischen dem Vereinigten Königreich („UK“) und der Europäische Union („EU“) in Kraft. Die darin vereinbarte Übergangsfrist („transition period“) endete am 31.12.2020. Was bedeutet das für den Schutz im Vereinigten Königreich, den Ihre Unionsmarken, Ihre Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Ihre IR-Marken und IR-Designs mit Schutzanteil EU bislang gewährt haben? Wir fassen die wichtigsten Informationen und ToDos zusammen.

Was passiert bei am 31.12.2020 eingetragenen Unionsmarken

Für Unionsmarken, die am letzten Tag der Übergangsfrist – am 31.12.2020 – beim EUIPO eingetragen waren, trägt das UK-Markenamt („UKIPO“) UK-Ersatzmarken für dieselben Waren und Dienstleistungen ein. Die Eintragung der UK-Ersatzmarken erfolgt automatisch und ist kostenlos. Beim UKIPO findet keine erneute Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen statt. Die UK-Ersatzmarken werden „comparable trade marks (EU)“ genannt. Sie erhalten denselben Anmeldetag oder Prioritätstag wie die jeweilige Unionsmarke, die sie ersetzen. Dasselbe gilt für den Senioritätstag, sofern die Seniorität auf ältere UK-Marken oder IR-Marken mit UK-Schutzanteil gestützt wurde. Die UK-Ersatzmarken erben auch die Schutzdauer der Unionsmarken, die sie ersetzen. Das UKIPO stellt keine Urkunden aus, aber alle Markendaten sind im Online-Register des UKIPO abrufbar. Die für eine Unionsmarke im EUIPO-Register eingetragene Lizenzen oder Belastungen (z.B. Pfandrechte) werden allerdings nicht automatisch vom UKIPO für die UK-Ersatzmarke übernommen.

Was passiert bei am 31.12.2020 angemeldeten (noch nicht eingetragenen) Unionsmarken?

Für Unionsmarken, die beim EUIPO angemeldet aber am letzten Tag der Übergangsfrist – 31.12.2020 – noch nicht eingetragen waren, trägt das UKIPO nur auf Antrag des Unionsmarkenanmelders eine UK-Marke ein, nicht automatisch. Diese UK-Marken sind gewöhnliche nationale UK-Marken. Wenn der Anmelder den Antrag innerhalb von 9 Monaten nach dem 01.01.2021 – also bis zum 30.09.2021 – beim UKIPO stellt, erhält die UK-Marke das Anmeldedatum der Unionsmarke. Der Anmelder kann dann auch die Priorität oder UK-Seniorität beanspruchen, sofern er das auch bei der Unionsmarkenanmeldung getan hat. Für die Anmeldung sind die üblichen UK-Markengebühren zu entrichten (derzeit £ 170 für die erste Klasse, £ 50 für jede weitere Klasse). Diese UK-Marken werden nach UK-Recht geprüft; sie können nach UK-Recht beanstandet werden und Dritte können nach UK-Recht Widerspruch einlegen.

Registernummern der UK-Ersatzmarken

Die Registernummern der UK-Ersatzmarken beim UKIPO bestehen aus den letzten acht Ziffern der Unionsmarken-Registernummer und der vorangestellten Kombination „UK009“. Beispiel: Wenn die Unionsmarken-Nr. 000340513 lautet, ist die entsprechende UK-Ersatzmarke unter Nr. UK00900340513 eingetragen.

Wer kann Vertreter von UK-Ersatzmarken sein?

Die UK-Ersatzmarken erben den eingetragenen Vertreter der entsprechenden Unionsmarke. Das UKIPO hat für die UK-Ersatzmarken die für die Unionsmarke eingetragenen Vertreterdaten übernommen und korrespondiert mit ihnen. Das UKIPO schreibt die Inhaber nur dann direkt an, wenn der Inhaber der Unionsmarke keinen Vertreter bestellt hatte. Das gilt bis zum 31.12.2023 auch denn, wenn weder Markeninhaber noch Vertreter in UK ansässig sind. Erst zum 01.01.2024 muss sich für Markeninhaber, die keinen Sitz in UK haben, ein in UK ansässiger Vertreter bestellen. Bis dahin können auch nicht in UK ansässige „Altvertreter“ z.B. Verlängerungen vornehmen; sie bleiben in UKIPO-Verfahren für die UK-Ersatzmarke bis zum 31.12.2023 postulationsfähig.

Was gilt für die Schutzdauer der UK-Ersatzmarken?

Die Registernummern der UK-Ersatzmarken beim UKIPO bestehen aus den letzten acht Ziffern der Unionsmarken-Registernummer und der vorangestellten Kombination „UK009“. Beispiel: Wenn die Unionsmarken-Nr. 000340513 lautet, ist die entsprechende UK-Ersatzmarke unter Nr. UK00900340513 eingetragen.

UK-Ersatzmarken für Unionsmarken, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet

Das UKIPO unterrichtet die Inhaber der UK-Ersatzmarken oder ihre Vertreter, regelmäßig 6 Monate vor dem Schutzendedatum von der anstehenden Verlängerungsmöglichkeit. Das wird aufgrund des enormen Arbeitsanfalls beim UKIPO infolge des Brexit bei UK-Ersatzmarken nicht immer klappen, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet. In diesen Fällen gilt: Die Schutzdauer solcher UK-Ersatzmarken kann ungeachtet des konkreten Schutzendedatums innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum der Unterrichtung verlängert werden. Dafür fällt die normale UK-Verlängerungsgebühr an (derzeit £ 200 für die erste und £ 50 für jede weitere Klasse); ein Zuschlag für eine nachträgliche Verlängerung („late renewal“) wird nicht erhoben.

UK-Ersatzmarken für Unionsmarken, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten vor dem 01.01.2021 endet

Das UKIPO hat UK-Ersatzmarken auch für Unionsmarken eintragen, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten vor dem 31.12.2020 ausgelaufen ist, die aber noch nach dem 31.12.1010 über eine nachträgliche Verlängerung („late renewal“) beim EUIPO verlängert werden können. Eine solche UKErsatzmarke erhält beim UKIPO zunächst den Status „erloschen“. Wird die Unionsmarke beim EUIPO dann doch noch verspätetet verlängert, wird die UK-Ersatzmarke vom UKIPO ohne ein weiteres Verfahren und gebührenfrei auf den Status „registered“ gestellt.

Wie wirkt sich die frühere rechtserhaltende Benutzung in UK auf die Unionsmarke aus?

Für die rechterhaltende Benutzung der UK-Ersatzmarke gelten alle Benutzungshandlungen der Unionsmarke als Benutzungshandlungen der UK-Ersatzmarke, wenn sie bis zum 31.12.2020 innerhalb der EU erfolgten. Ab dem 01.01.2021 kommt es für die rechtserhaltende Benutzung der UK-Ersatzmarke auf die Benutzung im Vereinigten Königreich an. Das bedeutet, dass eine UK-Ersatzmarke nicht dem Verfall wegen mangelnder rechtserhaltender Benutzung unterliegt, wenn die entsprechende Unionsmarke innerhalb der 5-jähigen Benutzungsschonfrist vor dem 31.12.2020 zwar nicht im Vereinigten Königreich rechterhaltend benutzt wurde, aber in der übrigen EU. Beispiele: Erfolgte die letzte Benutzungshandlung der Unionsmarke im Juli 2020 in Frankreich, kann die UK-Ersatzmarke bis Juli 2025 nicht wegen Verfalls angegriffen werden, auch wenn im Vereinigten Königreich nie eine Benutzungshandlung erfolgte. Erfolgte die letzte Benutzungshandlung der Unionsmarke innerhalb der EU bereits 2014, kann die UK-Ersatzmarke sofort ab dem 01.01.2021 wegen Verfalls angegriffen werden.

Weniger klar ist es in der umgekehrten Konstellation: Was passiert, wenn die Unionsmarke bis zum 31.12.2020 innerhalb der 5-jährigen Benutzungsschonfrist ausschließlich im Vereinigten Königreich benutzt wurde? Grundsätzlich reicht das für die rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke für die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten. Allerdings, so das EUIPO, nimmt die Bedeutung der Benutzung im Vereinigten Königreich über die Zeit ab. Inhaber von Unionsmarken, deren Benutzungsschonfrist demnächst abläuft, sollten sich daher des Risikos bewusst sein, wenn sie sich ab dem 01.01.2021 auf Benutzungshandlungen im Vereinigten Königreich stützen, die lediglich am Anfang der 5-jährigen Benutzungsschonfrist erfolgten.
Kurz gesagt: Je historischer die UK-Benutzung, desto weniger geeignet zum Erhalt der Unionsmarke.

Was gilt bei Löschungsverfahren, die am 31.12.2020 beim EUIPO gegen Unionsmarken anhängig sind?

Wird eine Unionsmarke in einem Löschungsverfahren beim EUIPO oder bei einem Unionsmarkengericht nach dem 31.12.2020 für nichtig oder verfallen erklärt, wird die entsprechende UK-Ersatzmarke auch für nichtig oder verfallen erklärt. Das gilt, wenn das Löschungsverfahren am letzten Tag der Übergangsfrist – 31.12.2020 – anhängig war. Der Löschungsantragsteller braucht in diesem Fall keinen separaten Löschungsantrag gegen des entsprechende UK-Ersatzrecht zu stellen. Die UK-Ersatzmarke wird allerdings nur gelöscht, wenn die Löschungsgründe auch im Vereinigten Königreich zum Tragen kommen. Was das genau bedeutet, wird die Amtspraxis und die Rechtsprechung zeigen müssen. Klar ist: Die UK-Ersatzmarke wird nicht gelöscht, wenn die Nichtigkeit der Unionsmarke wegen einer älteren nationalen Marke erklärt wird.

Was gilt in Löschungsverfahren, die am 31.12.2020 beim UKIPO gestützt auf eine Unionsmarke anhängig sind?

Das UKIPO entscheidet in auf Unionsmarken gestützten Löschungsverfahren gegen nationale UK-Marken nach Maßgabe des bis zum 31.12.2020 in UK für Unionsmarken anwendbaren Rechts. Voraussetzung ist, dass das Verfahren am 31.12.2020 beim UKIPO anhängig war.

Was gilt für Gerichtsentscheidungen zu Unionsmarken und anhängigen Verletzungsverfahren?

Welche Auswirkungen das Ende der Übergangsfrist am 31.12.2020 auf Gerichtsentscheidungen zu Unionsmarken, laufende Verletzungsverfahren und die Rechtedurchsetzung haben wird, ist in großen Teilen unklar und bislang vielfach ungeregelt.

Einiges ist klar:

In Verletzungsverfahren, die eine Unionsmarke betreffen und die am 31.12.2020 vor Gerichten im Vereinigten Königreich anhängig sind, wird auch nach dem 31.12.2020 EU-Recht und das auf Unionsmarkenanwendbare nationale Recht angewendet. Diese Verfahren werden so geführt und entschieden, als ob das Vereinigte Königreich noch Unionsmitglied wäre. Es ist noch unklar, ob das sogar bedeutet, dass in solchen Verfahren UK-Gerichte als Unionsmarkengerichte auch nach dem Ende der Übergangsphase noch EU-weite Unterlassungsanordnungen erlassen und sogar über Widerklagen zur Gültigkeit von Unionsmarken entscheiden können. In jedem Fall bleiben den Parteien in am 31.12.2020 schwebenden Verfahren die Vorteile des EU-Rechts bei Zustellungen, Urteilsanerkennung und Vollstreckung erhalten.
Gerichtsentscheidungen und Titel, die auf der Basis einer Unionsmarke unionsweit gelten, behalten Ihre Geltung mit Rücksicht auf die entsprechende UK-Ersatzmarke, sofern sie am 31.12.2020 in Kraft standen.
Für grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten, die ab dem 01.01.2021 anhängig werden, gelten die bisherigen EU-Regelungen über die gerichtlichen Zuständigkeiten, Zustellungen in Amts- oder Gerichtsverfahren oder Anerkennung und Vollstreckung nicht mehr. Das Vereinigte Königreich und die verbleibenden Unionsmitgliedsstaaten stehen sich in all diesen Fragen wie beliebige Drittstaaten gegenüber. Beispielsweise wird die Zustellung einer vor einem deutschen Gericht gegen eine im Vereinigten Königreich ansässige Partei erheblich aufwendiger werden und länger dauern.

Was gilt bei eingetragenen und angemeldeten Gemeinschaftsgeschmacksmustern?

Für eingetragene und angemeldete Gemeinschaftsgeschmacksmuster gelten dieselben Grundsätze wie für Unionsmarken.

Das heißt vor allem:

Am letzten Tag der Übergangsfrist – am 31.12.2020 – beim EUIPO eingetragene und veröffentlichte Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden automatisch als UK-Ersatzdesigns gespiegelt, kostenfrei und ohne erneute Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen. Auch nicht in UK ansässige Vertreter sind beim UKIPO in Bezug auf UK-Ersatzdesigns postulationsfähig.
Für am 31.12.2020 schwebende Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen kann der Anmelder innerhalb von 9 Monaten ab dem 01.01.2021 – bis zum 30.09.2021 – beim UKIPO gebührenpflichtig die Eintragung eines (gewöhnlichen) UK-Designs mit dem Anmelde- oder Prioritätstag des jeweiligen Gemeinschaftsgeschmacksmusters beantragen.
Registernummern der UK-Ersatzdesigns: Die Registernummern der UK-Ersatzdesigns bestehen aus der vollständigen Registernummer des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters (ohne Trennstrich) mit der vorangestellten Ziffer 9. Beispiel: Wenn die Gemeinschaftsgeschmackmuster-Nr. 004048098-0004 lautet, wird das entsprechende UK-Ersatzdesign als Nr. 90040480980004 eingetragen.
Das UKIPO unterrichtet den Inhaber oder seinen Vertreter über den Ablauf der Schutzfrist von UK-Ersatzdesigns, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet; diese UK-Ersatzdesigns können beim UKIPO dann innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum der Unterrichtung gegen die gewöhnliche Verlängerungsgebühr verlängert werden.
Das UKIPO trägt UK-Ersatzdesigns automatisch mit dem Status „erloschen“ für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmusters ein, deren
Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten vor dem 31.12.2020 endete; beantragt der Inhaber nach dem 31.12.2020 beim EUIPO nachträglich die Verlängerung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters beim EUIPO, ändert das UKIPO den Status kostenfrei auf „registered“.

Welche Besonderheiten gelten bei eigetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern, deren Bekanntmachung aufgeschoben war?

Bei eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern, deren Bekanntmachung (Veröffentlichung) am 13.12.2020 aufgeschoben war, verfährt das UKIPO wie bei angemeldeten, aber noch nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern: Der Inhaber kann innerhalb von 9 Monaten ab dem 01.01.2021 ein entsprechendes UK-Design prioritätswahrend und gebührenpflichtig nachmelden. Er kann die Aufschiebung der Bekanntmachung beantragen. Die Aufschiebungsfrist für das UK-Design beträgt maximal 12 Monate ab dessen Anmeldung. Falls die Aufschiebung des entsprechenden eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters aber früher endet, endet auch die Aufschiebungsfrist des UK-Designs früher.

Was gilt für nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster?

Nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, deren Schutzdauer am 31.12.2020 noch nicht abgelaufen ist, schützt das UK-Recht ab dem 01.01.2020 für die verbleibende Schutzdauer automatisch als fortgeltende nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Dieser Schutz nach UK-Recht entspricht inhaltlich (allerdings nicht territorial) im Wesentlichen dem Schutz des nicht-eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters.

Was gilt für EU-Schutzanteile von IR-Marken?

Das UK-IPO wird ab dem 01.01.2021 die EU-Schutzanteile von IR-Marken im Grundsatz genauso behandeln wie Unionsmarken (s.o.). Einige Besonderheiten sind aber aufgrund der Eigenheiten des IR-Eintragungsverfahrens zu beachten:

EU-Schutzanteil am 31.12.2020 gewährt: Für jeden EU-Schutzanteil einer IR-Marke, für den bis zum 31.12.2020 Schutz gewährt wurde, trägt das UKIPO automatisch und kostenlos eine UK-Ersatzmarke ein. Diese UK-Ersatzmarken werden „comparable trade marks (IR)“ genannt. Sie werden mit dem Anmelde- und Eintragungsdatum der IR-Marke eingetragen, die auch für die weitere Verlängerung der UK-Ersatzmarke maßgeblich sind.

Nachträgliche EU-Schutzerstreckung: Auch für bis zum 31.12.2020 erfolgte nachträgliche Schutzerstreckungen auf die EU trägt das UKIPO UK-Ersatzmarken ein. Das Prioritätsdatum einer solchen UK-Ersatzmarke entspricht dem Datum der Eintragung der nachträglichen Schutzerstreckung in das internationale Register.

Mehrfache EU-Schutzerstreckungen: Wenn auf der Grundlage einer IR-Marke mehrere EU-Schutzanteile bestehen (z.B. bei der Anmeldung und nachträglich erneut), werden jeweils separate UK-Ersatzmarken eingetragen.

Schwebende EU-Schutzerstreckung: Wenn die EU Schutzerstreckung beantragt, aber nicht bis zum 31.12.2020 gewährt wurde, trägt das UKIPO nur auf Antrag des Anmelders eine UK-Ersatzmarke ein. Erfolgt der Antrag innerhalb von 9 Monate ab dem 01.01.2021, kann für diese UK-Ersatzmarke das Datum der früheren IR-Markenanmeldung beansprucht werden. Für diese UK-Ersatzmarken fallen die gewöhnlichen UK-Gebühren an.

Registernummern für EU-Schutzanteile von IR-Marken: Die Registernummern der UK-Ersatzmarken, die aufgrund von EU-Schutzanteilen von IR-Marken eingetragen werden, bestehen aus den letzten acht Ziffern der Registernummer des EU-Schutzanteils und der vorangestellten Kombination „UK008“.

Schutzdauer und Verlängerung: UK-Ersatzmarken, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet, können auf Antrag innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum der Benachrichtigung des Inhabers durch das UKIPO kostenpflichtig verlängert werden. Werden IR-Marken, deren Schutzdauer 6 Monate vor dem 01.01.2021 endet, bei der WIPO nachträglich verlängert, wird eine entsprechende UK-Ersatzmarke ebenfalls aufrechterhalten.

Was gibt es zu tun? Was ist zu beachten?

Portfolio-Management
Aktualisieren Sie Ihre Datenbanken – zu zahlreichen bestehenden Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern sind automatisch UK-Ersatzrechte hinzugekommen. Erfassen Sie diese Schutzrechte in Ihrer Datenbank.

Kollisionsüberwachung
Passen Sie Ihre Kollisionsüberwachung an, so dass auch Ihre neuen UK-Ersatzmarken überwacht werden.

Standardschreiben
Passen Sie Ihre Standardschreiben – z.B. Berechtigungsanfragen, Abmahnungen – an, indem Sie Ihre neuen UK-Ersatzmarken oder UK Ersatzdesigns
ergänzen.

Markenclearing UK
Wichtig: Beziehen Sie ältere und sogar seit Mitte 2020 nicht verlängerte Unionsmarken als potentielle Hindernisse ein. Denn UK-Ersatzmarken und UK-Marken mit besserer Priorität können noch einige Zeit zum Problem werden, v.a. durch nachträgliche Verlängerungen der entsprechenden Unionsmarken oder Anmeldung von UK-Marken mit der Priorität der entsprechenden Unionsmarkenanmeldungen bis 30.09.2021.

Anmeldestrategie
Passen Sie Ihre Anmeldestrategie an. Für Schutz in UK müssen Sie künftig Unionsmarken und UK-Marken parallel anmelden.

Budget
Passen Sie Ihre Budgets an. Für denselben territorialen Schutz benötigen Sie künftig zusätzliche Anmeldungen, zusätzliche Verlängerungen und zusätzliche Recherchen.

Wichtige Fristen
30.09.2021 – Ende der Frist zur Anmeldung von UK-Ersatzrechten unter Erhalt der Priorität von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmusters,
die am 31.21.2020 angemeldet waren (aber noch nicht eingetragen).
31.12.2023 – falls Sie keinen Sitz in UK haben: Bestellen Sie bis spätestens zum 31.12.2023 einen UK-Vertreter für Ihre UK-Ersatzmarken und UK-Ersatzdesigns.

Unterlassungs- und Abgrenzungsvereinbarungen
Prüfen Sie, ob bestehende Unterlassungs- oder Abgrenzungsvereinbarung, die „für das Gebiet der EU“ geschlossen wurden, auch nach dem Brexit im
Vereinigten Königreich Wirkung entfalten (sollen). Hier können sich schwierige Auslegungsfragen stellen. Es kann sinnvoll sein, ergänzende oder klarstellende Vereinbarungen zu treffen.

Lizenzvereinbarungen
Sind Sie Lizenzgeber oder Lizenznehmer von EU-weiten Rechten? Prüfen Sie, wie sich der Brexit auf die lizensierten Rechte und das Lizenzgebiet
auswirkt. Hier drohen Haftungsfallen. Beispiel: Der Lizenzgeber haftet für den Bestand der lizenzierten Unionsmarke, deren Schutz im Vereinigten
Königreich mit dem Brexit entfällt. Auch hier kann es sinnvoll sein, ergänzende oder klarstellende Vereinbarungen zu treffen.