Autor
Sebastian Fischoeder

Sebastian Fischoeder, LL.M. (Trinity College Dublin)

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9. Oktober 2020

No Deal-Brexit

  • Briefing

Was wird aus dem Schutz von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern im Vereinigten Königreich nach dem 31.12.2020? Es besteht Handlungsbedarf.


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Übergangsfrist bis zum 31.12.2020
Am 01.02.2020 ist des Austrittsabkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäische Union (EU) in Kraft getreten. Nachdem das Vereinigte Königreich (VK) aus der EU ausgetreten ist, läuft bis zum 31.12.2020 eine Übergangsfrist („transition period“). Während dieser Übergangsfrist gelten im Vereinigten Königreich für EU-weite Rechte wie EU-Marken, eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster und nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster noch alle Unionsregelungen und darauf anwendbare nationale VK-Regelungen unverändert. Dasselbe gilt auch für Regelungen zu Gerichtsverfahren (z.B. Zuständigkeiten, Zustellungen) und zur Vollstreckung (z.B. Anerkennung eines deutschen Gerichtsurteils gegen einen VK-Beklagten im Vereinigten Königreich); bis zum Ende der Übergangsfrist richtet sich die internationale Zuständigkeit für Ansprüche aus eine EU-Marke z.B. nach den Art. 124 ff. EUMV. Dasselbe gilt auch für Internationale Markenregistrierungen (IR-Marken) und IR-Designs, die die EU als Schutzterritorium benannt haben – auch hier bleibt es bis Ende der Übergangsfrist wie es ist.
Nach dem Ende der Übergangsfrist
Große Veränderungen bringt das Ende der Übergangsfrist. Die Übergangsfrist endet am 31.12.2020. Zwar ist die Übergangsfrist verlängerbar. Allerdings ist nach dem derzeitigen Stand bei den Verhandlungen zu den künftigen VK-EU-Beziehungen eine Verlängerung extrem unwahrscheinlich. Wir sollten uns darauf einstellen: Mit dem Ablauf des 31.12.2020 endet die Übergangsfrist und der No-Deal-Brexit wird Realität.
Was bedeutet das für den Schutz im Vereinigten Königreich, den Ihre Unionsmarken, Ihre Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Ihre IR-Marken und IR-Designs mit Schutzanteil EU bislang gewährt haben? Wir fassen die wichtigsten Informationen zusammen.
 
Was passiert bei eingetragenen Unionsmarken
Für Unionsmarken, die am letzten Tag der Übergangsfrist – am 31.12.2020 – beim EUIPO eingetragen sind, trägt das UK IPO VK-Ersatzmarken für dieselben Waren und Dienstleistungen ein. Die VK-Ersatzmarken werden „comparable trade marks (EU)“ genannt. Die VK-Ersatzmarken erhalten denselben Anmeldetag oder Prioritätstag wie die jeweilige Unionsmarke, die sie ersetzt. Dasselbe gilt für den Senioritätstag, sofern die Seniorität auf ältere VK-Marken oder IR-Marken mit VK-Schutzanteil gestützt ist. Es findet keine erneute Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen statt. Die Eintragung der VK-Ersatzmarke erfolgt automatisch und ist kostenlos. 
Was passiert bei angemeldeten (noch nicht eingetragenen) Unionsmarken?
Für Unionsmarken, die beim EUIPO angemeldet aber am letzten Tag der Übergangsfrist – 31.12.2020 – noch nicht eingetragen sind, trägt das UK IPO nur auf Antrag VK-Ersatzmarken ein, nicht automatisch. Der Anmelder kann innerhalb von 9 Monaten nach dem 01.01.2021 beim UK IPO die Eintragung einer VK-Ersatzmarke beantragen. Die Anmeldung erhält das Anmeldedatum der Unionsmarke. Der Anmelder kann Priorität oder VK-Seniorität beanspruchen, sofern er das auch bei der Unionsmarkenanmeldung getan hat. Für die Anmeldung sind die üblichen VK-Markengebühren zu entrichten (derzeit ab GBP 100 für 1. Klasse, GBP 50 für jede weitere Klasse); sie wird nach VK-Markenrecht geprüft.
Registernummern der VK-Ersatzmarken
Die VK-Ersatzmarken werden mit der Schutzdauer der Unionsmarke eingetragen, die sie ersetzen. Die Verlängerung der verbleibenden Unionsmarke beim EUIPO bewirkt nicht die Verlängerung der VK-Ersatzmarke. Die Verlängerung der VK-Ersatzmarke muss der Inhaber separat beim UK IPO beantragen. Es fällt eine VK-Verlängerungsgebühr an (derzeit z.B. GBP 200 für die erste und GBP 50 für jede weitere Klasse). Auch wenn eine Unionsmarke nach dem 01.01.2021 ausläuft, bewirkt die Zahlung der Verlängerungsgebühr für die Unionsmarke an das EUIPO auch vor dem 31.12.2020 keine Verlängerung der VK-Ersatzmarke.
Was gilt für die Schutzdauer der VK-Ersatzmarken?
Die VK-Ersatzmarken werden mit der Schutzdauer der Unionsmarke eingetragen, die sie ersetzen. Die Verlängerung der verbleibenden Unionsmarke beim EUIPO bewirkt nicht die Verlängerung der VK-Ersatzmarke. Die Verlängerung der VK-Ersatzmarke muss der Inhaber separat beim UK IPO beantragen. Es fällt eine VK-Verlängerungsgebühr an (derzeit z.B. GBP 200 für die erste und GBP 50 für jede weitere Klasse). Auch wenn eine Unionsmarke nach dem 01.01.2021 ausläuft, bewirkt die Zahlung der Verlängerungsgebühr für die Unionsmarke an das EUIPO auch vor dem 31.12.2020 keine Verlängerung der VK-Ersatzmarke.
VK-Ersatzmarken für Unionsmarken, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet
Das UK IPO hat angekündigt, Inhaber der VK-Ersatzmarken 6 Monate vor dem Schutzendedatum zu benachrichtigen. Das geht aus Zeitgründen nicht bei VK-Ersatzmarken, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet. Die Inhaber – nicht die Vertreter (!) – solcher VK-Ersatzmarken werden vom UK IPO über das Schutzende am Schutzendedatum oder danach unterrichtet; sie können dann ungeachtet des konkreten Schutzendedatums innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum der Unterrichtung ihre VK-Ersatzmarken verlängern. Dafür fällt die normale VK-Verlängerungsgebühr an; ein Zuschlag für eine nachträgliche Verlängerung („late renewal“) wird nicht erhoben.
VK-Ersatzmarken für Unionsmarken, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten vor dem 01.01.2021 endet
Das UK IPO wird VK-Ersatzmarken auch für Unionsmarken eintragen, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten vor dem 01.01.2021 ausläuft, die aber am 01.01.2021 noch über eine nachträgliche Verlängerung („late renewal“) beim EUIPO verlängert werden können. Die VK-Ersatzmarke erhält zunächst den Status „erloschen“. Wird die Unionsmarke beim EUIPO dann doch noch verspätetet verlängert, wird die VK-Ersatzmarke vom UK IPO ohne weiteres Verfahren und gebührenfrei auf den Status „registered“ gestellt.
Wie wirkt sich die rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke auf die VK-Ersatzmarke aus?
Für die rechterhaltende Benutzung der VK-Ersatzmarke gelten alle Benutzungshandlungen der Unionsmarke als Benutzungshandlungen der VK-Ersatzmarke, wenn sie bis zum 31.12.2020 innerhalb der EU erfolgten. Ab dem 01.01.2021 kommt es für die rechtserhaltende Benutzung der VK-Ersatzmarke auf die Benutzung im Vereinigten Königreich an. Das bedeutet, dass eine VK-Ersatzmarke nicht dem Verfall wegen mangelnder rechtserhaltender Benutzung unterliegt, wenn die entsprechende Unionsmarke innerhalb der 5-jähigen Benutzungsschonfrist vor dem 01.01.2021 zwar nicht im Vereinigten Königreich rechterhaltend benutzt wurde, aber in der übrigen EU. Beispiele: Erfolgte die letzte Benutzungshandlung der Unionsmarke im Juli 2020 in Frankreich, kann die VK-Ersatzmarke bis Juli 2025 nicht wegen Verfalls angegriffen werden, auch wenn im Vereinigten Königreich nie eine Benutzungshandlung erfolgte. Erfolgte die letzte Benutzungshandlung der Unionsmarke innerhalb der EU bereits 2014, kann die VK-Ersatzmarke sofort ab dem 01.01.2021 wegen Verfalls angegriffen werden.
Unklarer ist es in der umgekehrten Konstellation: Was passiert, wenn die Unionsmarke bis zum 31.12.2020 innerhalb der 5-jährigen Benutzungsschonfrist ausschließlich im Vereinigten Königreich benutzt wurde? Grundsätzlich reicht das für die rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke für die verbleibenden Mitgliedstaaten. Allerdings, so das EUIPO, verringere sich das Gewicht der Benutzung im Vereinigten Königreich über die Zeit. Inhaber von Unionsmarken, deren Benutzungsschonfrist demnächst abläuft, sollten sich daher des Risikos bewusst sein, wenn sie sich ab dem 01.01.2021 auf Benutzungshandlungen im Vereinigten Königreich stützen, die lediglich am Anfang der 5-jährigen Benutzungsschonfrist erfolgten. Kurz gesagt: Je historischer die VK-Benutzung, desto weniger geeignet zum Erhalt der Unionsmarke.
 
 
Was gilt bei Löschungsverfahren, die am 31.12.2020 gegen Unionsmarken anhängig sind?
Wird eine Unionsmarke in einem Löschungsverfahren beim EUIPO oder bei einem Unionsmarkengericht nach dem 31.12.2020 für nichtig oder verfallen erklärt, wird die entsprechende VK-Ersatzmarke auch für nichtig oder verfallen erklärt. Das gilt, wenn das Löschungsverfahren am letzten Tag der Übergangsfrist – 31.12.2020 – anhängig ist. Der Löschungsantragsteller braucht in diesem Fall keinen separaten Löschungsantrag gegen des entsprechende VK-Ersatzrecht zu stellen. Die VK-Ersatzmarke wird allerdings nicht gelöscht, wenn die Nichtigkeits- oder Verfallsgründe im Vereinigten Königreich nicht zum Tragen kommen (z.B. wenn die Nichtigkeit der Unionsmarke wegen einer älteren deutschen Marke erklärt wird).
Was gilt für Gerichtsentscheidungen zu Unionsmarken und anhängigen Verletzungsverfahren?
Welche Auswirkungen das Ende der Übergangsfrist am 31.12.2020 auf Gerichtsentscheidungen zu Unionsmarken, laufende Verletzungsverfahren und die Rechtedurchsetzung haben wird, ist in großen Teilen unklar und bislang vielfach ungeregelt.
 
Einiges ist klar:
  • In Verletzungsverfahren, die eine Unionsmarke betreffen und die am 31.12.2020 vor Gerichten im Vereinigten Königreich anhängig sind, wird auch nach dem 31.12.2020 EU-Recht angewendet. Diese Verfahren werden so geführt und entschieden, als ob das Vereinigte Königreich noch Unionsmitglied wäre. Nach dem Austrittsabkommen gelten auch die Regelungen der Unionsmarkenverordnung zur internationalen Zuständigkeit von Unionsmarkengerichten weiter. Danach sind VK-Gerichte als Unionsmarkengerichte in solchen schwebenden Verfahren auch nach dem Ende der Übergangsphase noch EU-weite Unterlassungsanordnungen erlassen und sogar über Widerklagen zur Gültigkeit von Unionsmarken entscheiden können. In Informationsblättern der britischen Regierung wird das allerdings nicht klar gesagt. In jedem Fall bleiben den Parteien in am 31.12.2020 schwebenden Verfahren die Vorteile des EU-Rechts bei Zustellungen, Urteilsanerkennung und Vollstreckung erhalten.
  • Gerichtsentscheidungen und Titel, die auf der Basis einer Unionsmarke unionsweit gelten, behalten Ihre Geltung mit Rücksicht auf die entsprechende VK-Ersatzmarke, sofern sie am 31.12.2020 in Kraft stehen.
  • Für grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten, die ab dem 01.01.2021 anhängig werden, gelten die bisherigen EU-Regelungen über die gerichtlichen Zuständigkeiten, Zustellungen in Amts- oder Gerichtsverfahren oder Anerkennung und Vollstreckung nicht mehr. Das Vereinigte Königreich und die verbleibenden Unionsmitgliedsstaaten stehen sich in all diesen Fragen wie beliebige Drittstaaten gegenüber. Beispielsweise wird die Zustellung einer vor einem deutschen Gericht gegen eine im Vereinigten Königreich ansässige Partei erheblich aufwendiger werden und länger dauern. 
 
Was gilt bei eingetragenen und angemeldeten Gemeinschaftsgeschmacksmustern?
Für eingetragene und angemeldete Gemeinschaftsgeschmacksmuster gelten dieselben Grundsätze wie für Unionsmarken.
 
Das heißt vor allem:
  • Am letzten Tag der Übergangsfrist – am 31.12.2020 – beim EUIPO eingetragene und veröffentlichte Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden automatisch als VK-Ersatzdesigns gespiegelt, kostenfrei und ohne erneute Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen. 
  • Für am 31.12.2020 schwebende Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen kann der Inhaber innerhalb von 9 Monaten ab dem 01.01.2021 der Anmelder beim UK IPO gebührenpflichtig die Eintragung eines VK-Ersatzdesigns mit dem Anmelde- oder Prioritätstag des jeweiligen Gemeinschaftsgeschmacksmusters beantragen.
  • Registernummern der VK-Ersatzdesigns: Die Registernummern der VK-Ersatzdesigns bestehen aus der vollständigen Registernummer des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters (ohne Trennstrich) mit der vorangestellten Ziffer 9. Beispiel: Wenn die Gemeinschaftsgeschmackmuster-Nr. 004048098-0004 lautet, wird das entsprechende VK-Ersatzdesign als Nr. 90040480980004 eingetragen.
  • Das UK IPO unterrichtet den Inhaber über den Ablauf der Schutzfrist von VK-Ersatzdesigns, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet; der Inhaber kann die VK-Ersatzdesigns dann beim UK IPO innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum der Unterrichtung gegen die gewöhnliche Verlängerungsgebühr verlängern.
  • Das UK IPO trägt VK-Ersatzdesigns automatisch mit dem Status „erloschen“ für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmusters ein, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten vor dem 01.01.2021 endet; beantragt der Inhaber nach dem 31.12.2020 beim EUIPO nachträglich die Verlängerung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters beim EUIPO, ändert das UK IPO den Status kostenfrei auf „registered“.
 
Welche Besonderheiten gelten bei eigetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern, deren Bekanntmachung aufgeschoben ist?
Bei eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern, deren Bekanntmachung (Veröffentlichung) am 13.12.2020 aufgeschoben ist, verfährt das UK IPO wie bei angemeldeten, aber noch nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern: Der Inhaber kann innerhalb von 9 Monaten ab dem 01.01.2021 ein entsprechendes VK-Ersatzdesign prioritätswahrend und gebührenpflichtig nachmelden. Er kann die Aufschiebung der Bekanntmachung beantragen. Die Aufschiebungsfrist für das VK-Ersatzdesign beträgt maximal 12 Monate ab dessen Anmeldung. Falls die Aufschiebung des entsprechenden eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters aber früher endet, endet auch die Aufschiebungsfrist des VK-Ersatzdesigns früher. 
Was gilt für nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster?
Nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, deren Schutzdauer am 31.12.2020 noch nicht abgelaufen ist, schützt das VK-Recht ab dem 01.01.2020 für die verbleibende Schutzdauer automatisch als fortgeltende nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Dieser Schutz nach VK-Recht entspricht inhaltlich (allerdings nicht territorial) im Wesentlichen dem Schutz des nicht-eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters.
Was gilt für EU-Schutzanteile von IR-Marken?
Das UK-IPO wird ab dem 01.01.2021 die EU-Schutzanteile von IR-Marken im Grundsatz genauso behandeln wie Unionsmarken (s.o.). Einige Besonderheiten sind aber aufgrund der Eigenheiten des IR-Eintragungsverfahrens zu beachten: 
  • EU-Schutzanteil am 31.12.2020 gewährt: Für jeden EU-Schutzanteil einer IR-Marke, für den bis zum 31.12.2020 Schutz gewährt wurde, trägt das UK IPO automatisch und kostenlos eine VK-Ersatzmarke ein. Diese VK-Ersatzmarken werden „comparable trade marks (IR)“ genannt. Sie werden mit dem Anmelde- und Eintragungsdatum der IR-Marke eingetragen, die auch für die weitere Verlängerung der VK-Ersatzmarke maßgeblich sein werden.
  • Nachträgliche EU-Schutzerstreckung: Auch für bis zum 31.12.2020 erfolgte nachträgliche Schutzerstreckungen auf die EU trägt das UK IPO VK-Ersatzmarken ein. Das Prioritätsdatum einer solchen VK-Ersatzmarke entspricht dem Datum der Eintragung der nachträglichen Schutzerstreckung in das internationale Register.
  • Mehrfache EU-Schutzerstreckungen: Wenn auf der Grundlage einer IR-Marke mehrere EU-Schutzanteile bestehen (z.B. bei der Anmeldung und nachträglich erneut), werden jeweils separate VK-Ersatzmarken eingetragen.
  • Schwebende EU-Schutzerstreckung: Wenn die EU Schutzerstreckung beantragt, aber nicht bis zum 31.12.2020 gewährt wurde, trägt das UK IPO nur auf Antrag des Anmelders eine VK-Ersatzmarke ein. Erfolgt der Antrag innerhalb von 9 Monate ab dem 01.01.2021, kann für diese VK-Ersatzmarke das Datum der früheren IR-Markenanmeldung beansprucht werden. Für diese VK-Ersatzmarken fallen die gewöhnlichen VK-Gebühren an. 
  • Registernummern für EU-Schutzanteile von IR-Marken: Die Registernummern der VK-Ersatzmarken, die aufgrund von EU-Schutzanteilen von IR-Marken eingetragen werden, bestehen aus den letzten acht Ziffern der Registernummer des EU-Schutzanteils und der vorangestellten Kombination „UK008“. 
  • Schutzdauer und Verlängerung: VK-Ersatzmarken, deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet, können auf Antrag innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum der Benachrichtigung des Inhabers durch das UK IPO kostenpflichtig verlängert werden. Werden IR-Marken, deren Schutzdauer 6 Monate vor dem 01.01.2021 endet, bei der WIPO nachträglich verlängert, wird eine entsprechende VK-Ersatzmarke ebenfalls aufrechterhalten.
 
Besteht Handlungsbedarf für Markeninhaber bis zum 31.12.2020? Was ist sinnvoll?
  • Stellen Sie sich auf ein Ende der Übergangsfrist am 31.12.2020 ein. Eine Verlängerung der Übergangsfrist erscheint unwahrscheinlich.
  • Kostenvorteile sichern: Laufen Widerspruchsverfahren gegen Ihre Unionsmarkenanmeldungen? Versuchen Sie, diese Verfahren zügig zu beenden, z.B. durch Teilrücknahme der Anmeldung oder eine Einigung. Wenn Sie die Eintragung der Unionsmarke noch bis zum 31.12.2020 zu erreichen, trägt das UK IPO automatisch und kostenfrei VK-Ersatzmarke ein. Dasselbe gilt für Löschungsverfahren gegen Ihre eingetragenen Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Wen Sie diese Verfahren noch bis zum 31.12.2020 beenden, spiegelt das UK IPO Ihre Unionsrechte automatisch und kostenfrei mit entsprechenden VK-Ersatzrechten.
  • Zeitvorteile sichern: Ziehen sich Ihre Unionsmarken- oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen so in die Länge, dass eine Eintragung bis zum 31.12.2020 unwahrscheinlich ist? Geht es dabei um wichtige Marken oder Designs geht, die Ihr Geschäft im Vereinigten Königreich betreffen? Dann kann es sinnvoll sein, bestehende IR-Marken oder IR-Muster auf das Vereinigte Königreich zu erstrecken oder zügig entsprechende nationale VK-Rechte anzumelden. Denn das UK IPO erwartet aufgrund der plötzlichen Arbeitslast ab dem 01.01.2021, dass die Prüfung der nach dem 01.01.2021 ggf. möglichen Nachanmeldungen entsprechender VK-Ersatzrechte durch das UK IPO lange dauern wird.
  • Verwaltung der VK-Ersatzmarken und -designs beim UK IPO: Ab dem 01.01.2021 wird das UK IPO keine Vertreter aus der verbliebenen EU für die VK-Ersatzrechte mehr akzeptieren. Wir bieten an, dass sich Taylor Wessing UK zum Vertreter bestellt. Dafür entstehen keine Kosten. So können z.B. die Nachanmeldungen reibungslos vorgenommen werden.
  • Verwaltung der Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmackmuster beim EUIPO: Ab dem 01.01.2021 können für Ihre beim EUIPO eingetragenen EU-Rechte nicht mehr VK-Vertreter handeln. Gerne übernehmen wir die Verwaltung.
  • Prozessvorteile sichern: Überlegen Sie, aus Ihren EU-Rechten gegen eine Partei mit Sitz im Vereinigten Königreich vorzugehen? Stehen Verletzungsprozesse an? Dann kann es sinnvoll sein, noch vor dem 31.12.2020 Klage zu erheben, um sich prozessuale Vorteile zu sichern, z.B. bei Zuständigkeitsfragen, Zustellungen sowie späterer Urteilsanerkennung und -vollstreckung. 
  • Unterlassungs- und Abgrenzungsvereinbarungen prüfen: Prüfen Sie, ob bestehende Unterlassungs- oder Abgrenzungsvereinbarung, die „für das Gebiet der EU“ geschlossen wurden, auch nach dem Brexit im Vereinigten Königreich Wirkung entfalten (sollen). Hier können sich schwierige Auslegungsfragen stellen. Es kann sinnvoll sein, ergänzende oder klarstellende Vereinbarungen zu treffen. 
  • Lizenzvereinbarungen prüfen: Sind Sie Lizenzgeber oder Lizenznehmer von EU-weiten Rechten? Prüfen Sie, wie sich der Brexit auf die lizensierten Rechte und das Lizenzgebiet auswirkt. Hier drohen Haftungsfallen. Beispiel: Der Lizenzgeber haftet für den Bestand der lizenzierten Unionsmarke, deren Schutz mit dem Brexit im Vereinigten Königreich entfällt. Auch hier kann es sinnvoll sein, ergänzende oder klarstellende Vereinbarungen zu treffen.
 

Was wird aus dem Schutz von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern im Vereinigten Königreich nach dem 31.12.2020? Es besteht Handlungsbedarf.


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1. April 2020

von Sebastian Fischoeder, LL.M. (Trinity College Dublin)

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