Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 22. September 2020 das ergänzende Schutzzertifikat DE 12 2005 000 041 von Gilead im Rechtsstreit um das Blockbuster HIV-Medikament „Truvada“ auf die Nichtigkeitsklagen mehrerer Generika-Unternehmen, darunter der Taylor Wessing-Mandanten Hexal/Sandoz und Hormosan/Lupin, für nichtig erklärt (Az. X ZR 172/18).
Das Medikament kombiniert die Wirkstoffe Tenofovirdisoproxil und Emtricitabin. Während das Grundpatent EP 0 915 894 B1, das im Juli 2017 auslief, lediglich Tenofovirdisoproxil ausdrücklich nannte, betraf das noch bis Ende August 2020 laufende ergänzende Schutzzertifikat von Gilead die Kombination aus beiden.
Der Rechtsstreit betraf die sehr umstrittene Frage in Auslegung von Art. 3a EU Verordnung 469/2009, ob Kombinationswirkstoffe Schutz durch ein ergänzendes Schutzzertifikat genießen können, wenn die Kombination nicht ausdrücklich im Grundpatent erwähnt ist.
Der EuGH hatte im Zuge paralleler Verfahren in Großbritannien auf Vorlage des High Court of Justice 2018 bereits enge Grenzen für ergänzende Schutzzertifikate auf derartige Kombinationswirkstoffe gesetzt (C-121/17 Teva/Gilead). In Anwendung der Grundsätze des EuGH folgte der BGH der erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts und erklärte das ergänzende Schutzzertifikat auf „Truvada“ final für nichtig. Der UK High Court kam in Großbritannien zum gleichen Ergebnis (Az. SPC/GB05/041).
Ein Taylor-Wessing-Team um den Münchener Partner Dietrich Kamlah vertrat in dem Rechtsstreit die Lupin-Tochter Hormosan. Ein weiteres Team, ebenfalls vom Münchner Standort, unter der Federführung der Partner Christoph de Coster und Anja Lunze begleitete Hexal/Sandoz in dem Rechtsstreit.
Taylor Wessing hatte die Mandanten zuvor bereits erfolgreich in dem von Gilead im Juli 2017 nach Ablauf des Grundpatents angestrengten einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem Landgericht München I vertreten und den Markteintritt der Mandanten gesichert.
Rechtliche Berater Hexal/Sandoz
Taylor Wessing: Federführung Christoph de Coster (Partner), Dr. Anja Lunze (Partnerin), Verena Bertram (Salary Partner), Julius Zacharias (Senior Associate) alle Patentrecht, alle München
Ter Meer Steinmeister & Partner: Dr. Bernd Aechter, Dr. Markus Ackermann (beide Patentanwälte), München
Rechtliche Berater Hormosan/Lupin
Taylor Wessing: Federführung Dietrich Kamlah (Partner, Patentrecht, München)
Isenbruck Bösl Hörschler: Dr. Ulrike Herr, Dr. Fritz Lahrtz (beide Patentanwälte), München
