Distinguer votre marque

Le secteur de la franchise au Canada est très important, ce qui en fait un lieu attractif pour le développement des réseaux de franchise. Toutefois, les franchiseurs qui souhaitent entrer au Canada doivent veiller à enregistrer leurs marques bien avant la date prévue de déploiement du réseau, car la route qui mène à l'enregistrement des marques au Canada peut être parsemée d'embûches.

En 2019, le Canada a adhéré au protocole de Madrid et a révisé sa législation sur les marques. Outre un certain nombre d'avantages, la réforme des marques a apporté un nouveau défi pour les demandeurs : surmonter les objections "non intrinsèquement distinctives" (NID).

L'Office canadien de la propriété intellectuelle (OCPI) est désormais autorisé à s'opposer à toute demande de dépôt de marque si l'examinateur estime que la marque n’est pas distinctive. De manière anecdotique, les objections NID constituent environ un tiers de l’ensemble des refus provisoires actuellement émis par l'OCPI. Si l'exigence d’un caractère distinctif n'est pas nouvelle dans le droit canadien des marques, avant 2019 les examinateurs de l’OCPI ne disposaient pas d'un pouvoir aussi étendu pour contrôler le caractère distinctif des marques dont le dépôt était demandé, et leur approche pour déterminer le caractère distinctif inhérent des marques fait actuellement l'objet d'un débat animé parmi les experts canadiens des marques.

Si l'examinateur n'est pas convaincu que la marque est intrinsèquement distinctive, le déposant peut fournir des preuves afin de démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage. Mais pour un franchiseur étranger qui n’est pas encore établi au Canada, il est pratiquement impossible de prouver le caractère distinctif acquis d'une marque, ce qui signifie que le seul recours dont il dispose est alors de demander à la Cour fédérale d'annuler la décision de l'examinateur. Cette procédure peut s’avérer longue et coûteuse. C'est pourquoi il y a lieu de se poser la question de l’enregistrement de la marque très en avance.

Auteurs : Yulia Vasilyeva, Katya Logunov and Paul Jones, Jones & Co.

La Cour suprême du Canada estime que les franchisés Mr. Sub ne peuvent pas poursuivre leur fournisseur pour négligence en cas de viande avariée

Le réseau de franchise Mr. Sub est une chaine de sandwicheries. La majorité des restaurants Mr. Sub sont exploités par des franchisés qui sont contractuellement tenus d'acheter, par l'intermédiaire d'un distributeur, toute la viande prête à consommer pour leurs sandwichs auprès de fournisseurs référencés, parmi lesquels figure Maple Leaf Foods. Il n'y a pas d'accord contractuel particulier entre chaque franchisé et Maple Leaf Foods. Les parties sont liées indirectement par des accords entre le franchiseur et Maple Leaf Foods, et entre le franchiseur et chaque franchisé. En 2008, Maple Leaf Food a livré de la viande contaminée par la listeria et a dû procéder à un rappel à l'échelle nationale.

Compte tenu de l'absence de contrat entre eux et Maple Leaf Foods, les franchisés Mr. Sub ont dû fonder leur class action contre Maple Leaf Foods sur le fondement de la négligence. Ils ont ainsi demandé des dommages-intérêts au motif que Maple Leaf Foods avait négligemment fabriqué et fourni de la viande avariée, et avait négligemment déclaré que la viande en question était propre à la consommation humaine. Les franchisés ont réclamé des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des pertes économiques, comprenant la perte de profits passés et futurs, la perte de clientèle et la perte de la valeur de leur entreprise franchisée. Il est important de noter que dans cette affaire, il n'y avait aucune preuve qu'un quelconque client de Mr. Sub ait subi un préjudice du fait de la viande avariée, de sorte que les réclamations des franchisés portaient sur des pertes économiques pures et ne résultaient pas d'une blessure physique ou d'un décès subi par un client.

Après certification de la class action, Maple Leaf Foods a sollicité une procédure sommaire au motif qu'elle n'avait aucun devoir de diligence envers les franchisés Mr. Sub. En première instance, le juge a décidé que Maple Leaf Foods avait un devoir de diligence concernant la fourniture de viande et ses déclarations concernant la conformité de la viande à la consommation humaine. Ce jugement a été ultérieurement réformé par la Cour d'appel de l'Ontario (sauf en ce qui concerne la demande d'indemnisation de minimis des coûts de stockage, de destruction et de nettoyage résultant du rappel des produits). La Cour d'appel a estimé que l'obligation de diligence de Maple Leaf Foods ne s'étendait pas à l'action des franchisés en indemnisation des pertes résultant d'une atteinte à leur réputation. L'obligation de Maple Leaf Foods de fournir de la viande propre à la consommation humaine - une obligation visant à protéger la santé humaine - était due au consommateur final, c'est-à-dire aux clients des franchisés. La Cour d'appel a souligné que les franchisés « ne peuvent pas faire valoir leur demande de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation sur le fondement de l'obligation de Maple Leaf envers leurs clients qui est différente. »

Les franchisés ont ensuite fait appel devant la Cour suprême du Canada, lui demandant de conclure que Maple Leaf Foods avait un devoir de diligence à leur égard en ce qui concerne leurs pertes économiques compte tenu de l'accord de fourniture exclusive. Dans sa décision, la Cour suprême a rejeté l'allégation des franchisés selon laquelle il existait un devoir de diligence du fournisseur, même si les pertes des franchisés liées à la viande avariée étaient prévisibles. En l’espèce, il n'y avait pas de devoir de diligence envers les intermédiaires commerciaux de la chaîne d'approvisionnement, mais uniquement envers le client final.

La décision est positive pour les franchiseurs car elle limite la capacité des franchisés de poursuivre les fournisseurs des franchiseurs pour négligence. Cela permet aux franchiseurs de conclure des contrats à long terme favorables avec les fournisseurs en raison de l'absence apparente de responsabilité directe de ceux-ci envers les franchisés pour des pertes purement économiques. Les franchiseurs doivent néanmoins s'assurer que leurs contrats de franchise contiennent une clause limitative de responsabilité limitant leur responsabilité en cas de pertes ou dommages directs ou indirects liés aux produits que les franchisés sont contractuellement tenus d'acheter auprès des fournisseurs agréés.

Auteurs : Jennifer Dolman et Dominic Mochrie, Associés, Osler