3 janvier 2022
Exploitation de marques : avant ou après l’enregistrement ?
S’il est généralement conseillé de déposer une marque avant de l’exploiter, doit-on nécessairement attendre l’enregistrement de cette marque pour débuter son exploitation ?
L’exploitation d’une marque est un vecteur de risque : elle suppose des actions de communication et de mise sur le marché qui elles-mêmes impliquent, par essence, de rendre la marque publique. Les titulaires de droits antérieurs (notamment des concurrents) peuvent ainsi en avoir connaissance et, le cas échéant, alléguer une atteinte.
En cas de conflit lié à un usage de marque, l’intérêt des titulaires est tout d’abord de faire cesser cet usage mais surtout de contester le titre qui y correspond. Est-il plus facile d’empêcher qu’une marque soit enregistrée (opposition) ou de contester la validité de cet enregistrement (nullité) ? Pas nécessairement.
La principale étape précédant l’enregistrement d’une marque est la publication de la demande d’enregistrement. Celle-ci intervient quelques semaines après son dépôt et ouvre une période d’opposition durant laquelle tout titulaire de droits antérieurs peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque. Il s’agit d’une procédure rapide et peu onéreuse comparée à une procédure judiciaire.
En ce sens, la publication d’une demande d’enregistrement est, elle aussi, un vecteur de risque. Durant cette période, la marque est en effet particulièrement vulnérable et l’on peut considérer que le droit n’est pas acquis avant l’enregistrement. Nombreux titulaires vont ainsi prendre le parti d’attendre la fin de la période d’opposition pour commencer l’exploitation de leur marque.
Toutefois, l’enregistrement ne confère pas à une marque un caractère incontestable.
L’enregistrement d’une marque peut être annulé par le biais d’une demande en nullité via les Offices français (INPI) et de l’Union Européenne (EUIPO).
En France, avant 2020, cette demande supposait une action judiciaire, si bien que l’enregistrement d’une marque emportait des conséquences notablement différentes sur les recours offerts aux titulaires de droits antérieurs. Devoir recourir à une action judiciaire avait ainsi un effet dissuasif.
Depuis le 1er avril 2020, compétences ont été données à l’INPI pour statuer sur cette question. Cette déjudiciarisation instaure ainsi une procédure similaire à la procédure d’opposition en termes de rapidité et de coûts.
Aussi, attendre l’enregistrement ne présente aucune nécessité additionnelle dans la gestion des risques de conflits avec des droits antérieurs.
Toutefois, rappelons que l’usage, quelle que soit sa date de début, sous-tend un risque sur le fondement de la contrefaçon.
Il est en toute hypothèse essentiel d’évaluer le risque au premier chef par une recherche d’antériorités appropriée.
par plusieurs auteurs
par Marc Schuler et Inès Tribouillet
Flash IP
par Marc Schuler et Pauline Albouy