Les parties ont-elles des obligations au titre d’un contrat de licence lorsque celui-ci n’est pas enregistré ?

Introduction

Selon les dispositions en vigueur du Code civil russe, une licence de marque est soumise à un enregistrement officiel obligatoire. En l'absence d'un tel enregistrement, l'octroi d'une licence de marque ne sera pas considéré comme "survenu".

Mais, qu'est-ce que cela signifie réellement pour les contractants dans un sens purement juridique ? Les obligations des parties en vertu du contrat de licence ne naissent-elles qu'à partir du moment de l'enregistrement ? Cela signifie-t-il également que, vis-à-vis des tiers, le contrat de licence est réputé conclu à partir du moment de l'enregistrement ?

Dans une affaire récente (réf. : A40-52549/2020) en matière de franchise, ces questions ont été posées au tribunal russe de la propriété intellectuelle.

Recours en justice et position juridique

En l'espèce, le titulaire d'une licence avait intenté une action contre un utilisateur de celle-ci afin de recouvrer une dette au titre d'un contrat de licence de marque. Le contrat prévoyait une clause classique selon laquelle le licencié devait payer le montant spécifié (paiement forfaitaire) au titulaire de la licence dans les 30 jours suivant l'enregistrement officiel, ainsi que des redevances sur une base annuelle. L'utilisateur de la licence avait été rendu responsable du dépôt et de l'enregistrement de la licence de marque en vertu du contrat en question.

Le licencié avait rempli son obligation de déposer une demande correspondante pour l'enregistrement de la licence auprès du PTO de l'URSS (Rospatent), mais la demande d'enregistrement avait été rejetée par Rospatent en raison du changement d'adresse du détenteur de la licence effectué précédemment. Le paiement de la redevance n'a pas été effectué par l'utilisateur de la licence, ni à la date de paiement convenue, ni à la réception d'une lettre de mise en demeure du titulaire de la licence.

Au cours des audiences, l'utilisateur de la licence a soutenu que les obligations de paiement n’avaient pas pu naitre en vertu du contrat dès lors qu’il n'avait pas eu usage de la marque sous contrat et que, par conséquent, il n'y avait pas eu d'obligation de paiement. En parallèle, le Tribunal a établi l'absence d'enregistrement de la licence.

Les arguments du bénéficiaire de la licence ont été retenus par le tribunal de première instance et par la cour d'appel (tribunaux inférieurs). En conséquence, les juridictions inférieures ont décidé de rejeter les prétentions financières du demandeur en considérant que le contrat de licence aurait dû être enregistré pour que les obligations de paiement puissent naître.

Par la suite, le détenteur de la licence s'est adressé à la Cour russe de la propriété intellectuelle (la « Cour ») en formant un pourvoi en cassation réitérant tous ses arguments et insistant sur la violation des lois matérielles et procédurales. Après examen de ces arguments, la Cour a finalement annulé et renvoyé l'affaire.

Dans sa décision, la Cour a mentionné qu'une décision de l'Assemblée plénière de la Cour suprême russe avait été ignorée lors des précédents jugements. Selon la position juridique de la plus haute juridiction nationale, les droits et obligations des parties à un contrat naissent indépendamment du fait de l'enregistrement officiel de la licence de marque. Le contrat de licence peut être exécuté immédiatement après sa date de signature, ou la date qui est spécifiquement définie comme effective par les parties contractantes. L'enregistrement de l'octroi de la licence en vertu de l'accord a néanmoins une incidence sur les droits des tiers.

Dans cette affaire, la Cour a rendu une décision indiquant que le bénéficiaire de la licence disposait du droit d'utiliser la marque contractuelle en vertu du contrat de licence et, par conséquent, qu'il devait payer des redevances en vertu du contrat, étant donné que son obligation avait pris naissance dès la signature du contrat de licence, indépendamment de l'enregistrement officiel de la licence, qui ne s'est pas produit dans ce cas. La solution proposée se retrouve dans la jurisprudence récente, notamment dans des affaires relatives aux contrats de franchise (réf. : А76-29378/2019, А45-42837/2019).

Conclusion

En conclusion, la Cour russe de la propriété intellectuelle a confirmé la solution déjà adoptée par la Cour suprême russe et a répondu à la question de fond, ce qui est très intéressant d'un point de vue pratique. Oui, les obligations des parties en vertu d'un contrat de licence naissent indépendamment de l'enregistrement de la licence de marque sous-jacente. De même, l'absence d'enregistrement d'une licence de marque dans le cadre du contrat n'entraîne pas la nullité du contrat dans son ensemble. En d'autres termes, l'enregistrement de la licence est nécessaire et obligatoire uniquement pour confirmer l'octroi du droit d'utiliser la marque dans le cadre du contrat de licence à l'égard des tiers. Il convient désormais de conserver à l'esprit ces aspects juridiques et pratiques dans les contrats de franchise et de licence.